Processo di registrazione del marchio
1. Tutto inizia con un’idea
La registrazione di un marchio inizia sempre con l’idea, la creazione di un marchio come parola o grafica o combinazione di parola e grafica.
2. Ricerca
Prima di registrare o anche solo usare un marchio, si dovrebbe sempre fare una ricerca per vedere se questo o un marchio simile è già stato registrato da un concorrente per prodotti simili o identici.
Questa ricerca non dovrebbe limitarsi a controllare solo le registrazioni identiche precedenti. Esistono anche richieste di ingiunzione quando un marchio più recente è simile a uno più vecchio.
Quindi la domanda è: quando due marchi sono considerati simili?
Se esiste una tale registrazione simile precedente viene valutata caso per caso secondo vari criteri. Più i marchi sono simili, più i prodotti registrati sotto il marchio devono essere diversi – e viceversa.
Questo confronto di marchi e beni o servizi può essere molto difficile in casi singoli. Sono necessarie esperienza e conoscenza delle considerazioni decisionali essenziali degli uffici marchi e dei tribunali. Un richiedente spesso non è in grado di effettuare correttamente questo esame.
Aiutiamo i nostri clienti analizzando i registri dei marchi pertinenti, nonché i registri commerciali e ulteriori ricerche su internet e riguardo le pre-registrazioni di domini.
3. La domanda
Se la ricerca non ha rivelato registrazioni precedenti in conflitto, può iniziare la vera e propria domanda.
Qui, deve essere definita l’area di beni e/o servizi per cui si cerca la protezione.
D’altra parte, bisogna considerare per quali regioni è necessaria la protezione. La risposta a questa domanda determina a quale ufficio o uffici verrà presentata la domanda di registrazione.
Se un marchio deve essere utilizzato solo in Germania, è generalmente consigliabile richiedere la protezione all’Ufficio Tedesco dei Brevetti e dei Marchi (DPMA).
Se si intende utilizzare il marchio immediatamente o entro un periodo di 5 anni in altri paesi dell’UE, si può in alternativa o cumulativamente richiedere la protezione come cosiddetto marchio comunitario (spesso chiamato marchio UE) presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale di Alicante (Ufficio Europeo dei Marchi – EUIPO).
I costi di tale domanda dipendono dal numero di classi di beni o servizi per cui si richiede la protezione del marchio.
Una selezione accurata di questi beni e servizi è importante. Dopo la domanda, questo elenco può essere solo limitato, non ampliato, e può essere modificato solo in misura molto limitata. Se sono state dimenticate delle aree, potrebbe essere necessario fare una nuova domanda in caso di dubbio. Elevati costi aggiuntivi sono il risultato.
Un buon consiglio aiuta a evitare errori.
4. La procedura di domanda
La procedura di domanda è divisa nella procedura di esame ufficiale, in cui viene esaminata la registrabilità del marchio secondo criteri formali, e il periodo di opposizione, in cui i proprietari di marchi o segni commerciali più vecchi possono presentare un’opposizione contro il marchio.
Per evitare errori, l’assistenza legale è almeno consigliabile per questo, anche se legalmente parlando, un marchio potrebbe spesso essere registrato senza assistenza legale.
a) Procedura di esame
Ogni domanda viene esaminata da un esaminatore presso il rispettivo ufficio per criteri formali, inclusa la denominazione del richiedente, il pagamento delle tasse ufficiali e i motivi assoluti di rifiuto che impediscono la registrazione. Anche l’elenco di beni e servizi per cui si richiede la protezione del marchio può essere chiarito.
Il tempo di elaborazione varia molto a seconda dell’ufficio. All’EUIPO, con un processo “liscio”, ci si può aspettare che questa procedura sia completata entro 1-2 mesi.
Al DPMA, l’elaborazione spesso richiede tra 6 e 12 mesi. Tuttavia, l’elaborazione può essere abbreviata a solitamente pochi giorni fino a circa 3 mesi pagando una cosiddetta tassa di accelerazione. Una riduzione è possibile anche scegliendo da un elenco di termini già esaminati e riconosciuti dal DPMA. Poi si possono sfruttare i vantaggi temporali della cosiddetta procedura fast-track; un esame parzialmente automatizzato accelera significativamente il processo.
b) Periodo di opposizione
Dopo che la procedura d’esame è finita, il marchio viene annunciato (EUIPO) o registrato e pubblicato (DPMA). Da quel giorno, inizia il periodo di opposizione di 3 mesi, durante il quale i titolari di diritti anteriori, soprattutto marchi o denominazioni commerciali, possono presentare opposizione contro la domanda di marchio. Questo periodo non può essere accorciato.
Al più tardi quando viene presentata un’opposizione, l’assistenza legale è regolarmente obbligatoria di fatto (EUIPO) o almeno fortemente consigliata (DPMA).
Nella procedura di opposizione, viene poi esaminata la legittimità dell’opposizione. La durata della procedura spesso richiede 1-2 anni.
c) Registrazione
Se la procedura d’esame e il periodo di opposizione sono stati completati con successo, e le eventuali opposizioni sono state superate, il marchio viene registrato come giuridicamente vincolante. Il marchio è quindi valido per 10 anni e può essere rinnovato un numero illimitato di volte.
Va notato che il marchio deve essere messo in uso entro 5 anni al massimo, altrimenti verrà cancellato d’ufficio (raramente) o su richiesta dei titolari del marchio. Questo vale anche nel caso in cui un marchio originariamente utilizzato non sia stato seriamente usato per più di 5 anni.
L’assistenza legale è urgentemente necessaria in tali procedure.
5. Estensione della Protezione ad Altri Paesi
Dopo una domanda di marchio, si può richiedere un’estensione del marchio ad altri paesi.
Questo può essere fatto attraverso domande separate nei paesi desiderati. È più conveniente richiedere una cosiddetta Registrazione Internazionale centralmente presso il WIPO a Ginevra. Questo è sempre possibile quando il paese per cui si cerca la protezione ha aderito all’Accordo di Madrid o al Protocollo dell’Accordo di Madrid.
Saremmo felici di informarti sulle possibilità e supportarti nella selezione dei paesi e nella strategia di domanda appropriata.